服務公告
中國商標申請須知
國外商標註冊申請應注意事項
2016-09-19

關於企業佈局想在國外提出商標註冊申請的話,有幾個應注意事項提出謹供參考。國外商標申請中需要企業提供的主要資訊有:中英文名稱和地址、商標圖樣、保護類別、保護商品或服務項目名稱。看似簡單但由於企業不夠重視或是出於疏忽,使得其商標在國外提出註冊申請時遇到諸多問題。

一、前後註冊申請人的資訊一致性。
    企業需自行提供英文翻譯,以保證註冊人資訊與申請人資訊的一致,特別是切記在同一國家做過商標申請時,一定要準確地告知之前商標申請人的英文名稱和地址及現在希望採用的英文名稱和地址。
    除了港澳或中國及臺灣的申請語言是中文外,其它國家的官方語言均不是中文,因此申請人名稱和地址的翻譯是無法避免的。如果申請國家存在在先商標審查制度,而且該企業前後申請的兩個商標近似,但申請人名稱和/或地址不完全一致,該國商標主管機關很有可能認為該企業前後申請的兩件近似商標屬於不同的所有人,從而發出駁回通知。此時,該企業除了要儘快提交變更申請,將兩件商標所有人的名稱和地址統一外,還要在規定的期限內申請駁回複審,並向相關國家的商標主管機關說明情況。這將產生兩筆費用:變更商標所有人名稱和/或地址的費用和答覆審查意見的費用。而且,商標註冊的時間也會因此而延誤。

二、符合保護國規範的商標圖樣格式。
    商標圖樣作為商標權重要的一部分,需要滿足官方的特定要求。企業必須提供清晰符合規範的商標圖樣以便於審查。特別注意的是如果提供的商標圖樣格式較小,一旦放大,就會變得模糊不清,就不能滿足國外商標註冊申請的要求。

三、品牌聯想。
    作為品牌的標識,商標要能引發人們對品牌的聯想,尤其能使消費者產生有關產品屬性的聯想,企業需要準備一份設計精良的商標圖樣,除了能夠滿足商標申請的要求外,也可以在企業的店面、信函抬頭、網站、廣告、宣傳文宣品、契約或合同、發票、產品上和產品外包裝等處大量使用該商標圖樣,同時標註企業名稱。一旦日後遭遇侵權事件,所有帶有該商標圖樣和企業名稱的文件(包括但不限於銷售票據、契約或合同、授權合約等等)、包裝、產品和店面等都可以作為該商標的使用證據來維護自己的商標權。進一步必須注意的是:商標權具有地域性特徵,在本國例如臺灣或中國的使用證據就不能作為在他國維護商標權的證據。因此,企業不妨考慮在其網站上增設英文網頁,介紹企業及其產品,最好每一個網頁上都有企業的品牌標識和英文名稱。這樣既可以便於企業向國外客戶宣傳產品或服務,也便於國外客戶跨越語言障礙,瞭解企業產品或所提供的服務內容。另外,商標在國外被侵權、被撤銷、被廢止或是需要提交使用證據時,帶有相關商標的企業英文網頁還可作為該商標在國外的使用證據。

四、選擇保護類別。
    申請人必須對於指定的商品或服務特別注意,因為指定保護的商品或服務是商標權的一部分。目前,國際上通用的《尼斯分類表》共分為商品(1~34類)和服務(35~45類)兩大部分。選擇保護類別時,一般從事製造業的企業僅選擇與實際生產產品相關的商品類別來申請,實際上,還需要選擇相關的服務項目。如汽車生產企業,僅選擇第12類的汽車等商品是遠遠不夠的,還應選擇第37類的汽車保養和修理、輪胎翻新等與汽車相關的服務項目。有條件的汽車企業還可以選擇第07類和第09類等類別中與汽車或其零部件相關的商品項目進行延伸註冊保護。世界上絕大多數國家的商標都是按照指定商品/服務的類別和相關度來保護的。將商品劃分為群組來保護的國家較少,較常見的只有中國大陸和臺灣,但是中國大陸和臺灣的群組劃分也不相同。還有個別國家根本就不區分類別,如加拿大。

五、編碼中帶“C”的商品或服務項目。
   在國外商標申請中,選擇具體的商品或服務項目時,請儘量選擇《尼斯分類表》中列出的標準商品或服務項目,儘量不要選擇編碼中帶“C”的中國特有的商品或服務項目。因為非標準商品或服務項目不能被其他國家普遍接受,很有可能會因此被各國商標管理機構下發審查意見,產生答覆審查意見的費用,延誤註冊時間。如果企業主營產品或服務,確實無法在《尼斯分類表》的標準商品或服務項目中找到,因此在提出申請前最好與代理人協商,挑選一個比較容易被申請國接受的商品或服務項目名稱,嘗試提交。

六、商標註冊國及時使用。
    如果商標順利註冊,一定要在註冊國及時使用。何為“及時”呢?根據《與貿易有關的智慧財產權協定》(TRIPS w)中的規定,“如維持註冊需要使用商標,則只有在至少連續三年不使用後方可註銷註冊,除非商標所有權人根據對商標使用存在的障礙說明正當理由。”實踐中,世界各國一般規定註冊商標連續三年或五年不使用即可被撤銷。因此,商標註冊後,一定要積極使用,並儘量多地保留使用證據。最大限度地使用註冊商標是對商標最好的保護。